商业秘密罪立案标准之合理许可使用费的理解与适用

最高人民检察院近日披露，2023年上半年全国检察机关共受理审查起诉侵犯知识产权犯罪11675人,同比增长36.1%。上半年,检察机关共受理审查起诉侵犯商业秘密犯罪167人,同比上升89.8%。

虽然总体案量不多，但是增长趋势是非常明显的，即，侵犯商业秘密刑事罪的处理趋严，因此，讨论商业秘密罪的立案标准也就有了必要性。

2020年9月17日最高人民检察院、公安部印发了《关于修改侵犯商业秘密刑事案件立案追诉标准的决定》将侵犯商业秘密刑事案件立案追诉标准修改为：

（一）给商业秘密权利人造成损失数额在三十万元以上的；

（二）因侵犯商业秘密违法所得数额在三十万元以上的；

（三）直接导致商业秘密的权利人因重大经营困难而破产、倒闭的；

（四）其他给商业秘密权利人造成重大损失的情形。

并进一步地规定了，前款规定的造成损失数额或者违法所得数额，可以按照下列方式认定：

（一）以不正当手段获取权利人的商业秘密，尚未披露、使用或者允许他人使用的，损失数额可以根据该项商业秘密的合理许可使用费确定；

（二）以不正当手段获取权利人的商业秘密后，披露、使用或者允许他人使用的，损失数额可以根据权利人因被侵权造成销售利润的损失确定，但该损失数额低于商业秘密合理许可使用费的，根据合理许可使用费确定。即，将合理许可使用费引入了刑事立案标准中。

最高人民法院林广海、许常海法官在《<关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）>的理解与适用》一文中对于参考合理的许可使用费给出了更明确的解释和场景区分。

通过不正当手段获取商业秘密但尚未披露、使用或者允许他人使用的情形。此情形下按照该项商业秘密的合理许可使用费确定权利人的损失是合理的。

以不正当手段获取权利人的商业秘密后，披露、使用或者允许他人使用的情形。原则上损失数额应当按照商业秘密用于经营造成权利人销售利润的减少这一损失计算，如同时存在前项规定的商业秘密合理许可使用费的，应当就高计算，不应当叠加认定或者任选其一认定。

违约型侵犯商业秘密的情形。不应当以商业秘密的合理许可使用费或者商业秘密的商业价值作为认定损失的依据。

在引入合理许可使用费之后的问题就是，如何来认定许可费。浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅在《关于知识产权刑事案件适用法律若干问题的会议纪要》（浙高法〔2020〕83号）中指出，对于侵犯商业秘密刑事案件，应当根据不同的行为方式，采用不同的损失认定模式，（3）商业秘密的许可使用费（评估的或实际发生的）。即，存在两种情况，一种是基于真实存在许可协议的许可费，一种是虚拟评估的许可费。

1.对于存在真实许可使用费的情况

当真实存在许可协议的时候，这时候的审查标准是比较简单容易的，例如，杭州市滨江区人民检察院在《侵犯商业秘密刑事案件审查指引》，第二十七条【许可使用费标准的审查 】中规定，审查权利人提供的许可使用费标准是否合理时，还需要综合考虑商业秘密的类型、侵犯行为的性质和情节、许可的性质、范围、时间、是否实际支付及支付方式、许可使用合同是否实际履行或者备案、被许可人与许可人是否存在利害关系、行业许可的通常标准等因素。

虽然在刑事案件中没有明确的法规或者有在先案例对参考合理的许可使用费加以规制或说明，但在民事案件中可参照合理的许可使用费的前提标准却是比较清晰的。

北京市高级人民法院发布的《北京市高级人民法院关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见及法定赔偿的裁判标准》第1.9节规定：参照许可使用费确定赔偿数额的，一般不低于可比较的合理许可使用费。认定合理的许可使用费，可以综合考虑下列因素：

（1）许可使用合同是否实际履行，有无发票、付款凭证等相应证据；

（2）许可使用合同是否备案；

（3）许可使用的权项、方式、范围、期限等因素与被诉行为之间有无可比性；

（4）许可使用费是否为正常的商业许可费用而未受到诉讼、并购、破产、清算等外在因素的影响；

（5）许可人与被许可人之间是否存在亲属关系、投资或关联公司等利害关系；

（6）其他因素。

深圳市中级人民法院发布的《深圳市中级人民法院关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见（试行）》第13条关于认定合理许可使用费时，采取了与北京高院裁判标准几乎一致的考虑因素。

我国大多数法院对于民事案件中参照合理许可使用费都将许可使用协议是否已经实际履行作为考察许可使用协议真实性的首要条件。可参考的专利案件中，专利许可使用协议已经实际履行的证明一般包括银行账单流水、交易发票以及纳税凭证等。有些法院要求的证明标准则更为严格，不仅需要原告提供前述证明材料，还需要原告提供证据证明被许可人实际上制造或在市场中销售专利产品后方能视为专利许可协议得到了真实的履行。

例如在孔某与恒明电器厂等专利侵权一案（广州知识产权法院（2016）民初 1784 号民事判决书）中，法院认为原告仅提交了其与案外第三人签订的专利许可使用协议以及已经支付许可使用协议中所达成的许可使用费的证据，尚不足以证明许可使用协议被实际履行过，原告还应当提供被许可人实际制造或销售涉案专利产品的相关证明材料。最终法院拒绝在该案中适用许可使用费赔偿标准来确定损害赔偿。

最高人民法院在（2007）民三终字第3号判决中认为，采用参照许可使用费的方法计算损害赔偿额，原告必须负责证明许可使用费的真实性和合理性。本案中，涉案专利实施许可合同签订时专利权人系被许可人的股东和法定代表人，二者之间显然具有利害关系，虽然事后专利权人将其所有股份让与他人并且不再担任法定代表人，但仅据此并不能排除对该专利许可使用费的真实性和合理性的合理怀疑，况且原告也未能提供证据证明该专利许可使用费已经实际支付并依法缴纳了相应税款，故该专利许可使用费的真实性和合理性在本案中也不应当予以认定。

从上述法院内部的指导意见对于合理许可使用费的司法实践可知，参考合理的许可使用费的前提可概括为如下几方面：

（1）许可合同的真实性及履行情况；

（2）许可合同中许可费的合理性；

（3）许可的性质及其与被诉侵权行为的关联性、可比性。

2.对于不存在真实的许可进而评估许可使用费的情况

由于商业秘密，特别是技术秘密的特殊性，除了关联公司内部，权利人对外许可使用商业秘密的意愿是非常低的，对外许可商业秘密存在破坏商业秘密的秘密性、影响保密措施有效性的风险，所以商业秘密的对外许可情况是比较少见的。这就导致，如果嫌疑人虽取得了商业秘密，但不存在对外披露、使用、允许他人使用的行为的情况下，此种被告尚未获得收益、权利人亦难以举证其损失，且没有实际订立的商业秘密许可使用合同来提供可参照的实际许可使用费，在侵犯商业秘密的刑事案件中如何确定损害数额，并进一步影响是否定罪及是否量刑，成为了司法实践中的难题。以虚拟许可方式确定许可使用费的做法在在美国得到了广泛的应用，在我国虽然存在争议，但还是有法院认可虚拟的许可费评估值作为刑事定案的标准。

绍兴市中级人民法院在（2015）浙绍刑终字第874、875号刑事判决中认为，本案中商业秘密并无类似的许可费参照，也无法再还原犯罪行为实施之前的状态计算实际损失，因此根据研发成本及该商业秘密每年可能产生的利润计算新和成公司如果许可该技术可能带来收益更符合本案的客观实际。尽管评估得出许可使用费损失价值是一种假设，但该假设由原始凭证以及相关财务资料为依据，且刑事案件中对无法还原的财物评估价值在刑事司法实践普遍采用。被告单位及被告人等虽然对该评估方法提出异议，但也无法提供更为合理的评估方法，故该评估方法得出的评估结论应当作为本案证据予以采信。

宁波市中级人民法院在（2021）浙02刑初35号刑事判决中认为，侵犯商业秘密损失的计算依据应当根据侵犯商业秘密的损害结果样态的不同而有所区别。上述商业秘密尚未实际使用，侵权行为未造成商业秘密被公众所知悉，商业秘密的商业价值未丧失，不宜以商业秘密的研发成本评估许可使用价值。权利人的损失在于许可侵权人使用商业秘密的机会丧失，评估鉴定采取的收益法，系从一定的产品销售规模产生的收益入手，计算未来可能取得的收益，再通过一定的技术分成率，得出该评估对象在一定的经营规模下于评估基准日的公允价值。通过收益法评估上述商业秘密自评估基准日起未来的许可使用价值，既充分考量了商业秘密剩余经济寿命期、折现率、技术分成率、技术贡献度和未来收益期内的收益额等因素，也考虑了相关产品的技术、市场、经营以及财务等风险因素，且以收益法对许可使用费进行评估与本案案情相符。

但是，同样是在宁波市中级人民法院，同样是该案件，在民事诉讼中对于鉴定的虚拟许可费则采取了否认的态度。

浙江省宁波市中级人民法院在（2021）浙02民初1093号民事判决书中认为，《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释>（三）》第五条第一款第（一）项规定，“以不正当手段获取权利人的商业秘密，尚未披露、使用或者允诺他人使用的，损失数额可以根据该项商业秘密的合理许可使用费确定。”（2021）浙02刑初35号案件中，本院依照评估机构出具的鉴定报告以收益法确定的虚拟许可价值认定了该项技术信息的损失数额为182万元，并以此作为刑事量刑依据。而我国知识产权民事损害赔偿适用以“补偿为主、惩罚为辅”的裁判规则。本案中，原告音王公司认可该项技术使用的目标程序具有加密方式，需解密后才能使用，因被告郑湘林未获取解密方式，客观上无法实施该项技术信息，加之其他条件亦不成熟，上述技术信息未实际使用；记载上述技术信息的移动硬盘已被没收，郑湘林的侵权行为已被实际制止；郑湘林的侵权行为也未造成涉案技术被公众所知悉而致商业价值丧失。综上，郑湘林的侵权行为未造成权利人的实际损失，音王公司以刑事案件中确定的虚拟许可费损失作为依据主张民事案件中的实际损失，并以此为基数主张进行惩罚性赔偿，本院不予支持。

虚拟许可使用费的认定难点在于如何通过合理的回溯性评价计算出可能达成的虚拟许可使用费。美国法院在Georgia-Pacific Corp, v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116（S.D.N.Y. 1970）案中提出了15个Georgia Pacific因素作为虚拟许可费的考量因素：

“1. The royalties received by the patent owner for the licensing of the patent-in-suit, proving or tending to prove an established royalty;

利权人因许可使用涉案专利而获得的使用费，证明或倾向于证明使用费已经确定；

2. The rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent-in-suit;

被许可方为使用与诉讼中的专利相当的其他专利而支付的费率；

3. The nature and scope of the license, as e

xclusive or non-exclusive, or as restricted or non-restricted in terms of territory or with respect to whom the manufactured product may be sold;

许可的性质和范围，是排他性或非排他性的，在地区上是受限制的还是非受限制的，或者制成品的销售对象是谁；

4. The licensor’s established policy and marketing program to maintain its patent monopoly by not licensing others to use the invention or by granting licenses under special conditions designed to preserve that monopoly;

许可方的既定政策和营销计划，通过不许可他人使用发明或在旨在维护垄断的特殊条件下授予许可来维护其专利垄断权；

5. The commercial relationship between the licensor and the licensee, such as whether they are competitors in the same territory in the same line of business, or whether they are inventor and promoter;

许可和被许可双方之间的商业关系，例如双方是否是同一地区同一业务领域的竞争对手；或者，是否是发明者和推广者；

6. The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee; the existing value of the invention to the licensor as a generator of sales of its non-patented items; and the extent of such derivative or convoyed sales;

销售专利产品对促进被许可人其他产品销售的影响；发明对许可人作为其非专利产品销售来源的现有价值；以及这种衍生销售或附带销售的程度；

7. The duration of the patent and the term of the license;

专利期限和许可条款；

8. The established profitability of the product made under the patent; its commercial success; and its current popularity;

专利产品的既定盈利能力、商业上的成功及其目前的受欢迎程度；

9. The utility and advantages of the patent property over the old modes or devices, if any, that had been used for working out similar results;

专利财产相对于用于得出类似成果的旧模型或设备（如果有的话）的效果和优势；

10.The nature of the patented invention; the character of the commercial embodiment of it as owned and produced by the licensor; and the benefits to those who have used the invention;

专利发明的性质；由许可方拥有和生产的其商业体现的性质；以及使用该发明的人所获得的利益；

11. The extent to which the infringer has made use of the invention, and any evidence probative of the value of that use;

侵权者使用发明的程度；以及任何证明该用途价值的证据；

12. The portion of the profit or of the selling price that may be customary in the particular business or in comparable businesses to allow for the use of the invention or analogous inventions;

为使用发明或类似发明而在特定业务或可比业务中惯常获得的利润或售价的部分；

13. The portion of the realizable profit that should be credited to the invention as distinguished from non-patented elements, the manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer;

与非专利要素、生产工艺、商业风险或侵权人添加的重要特征或改进相区别的可实现利润中应归于发明的部分；

14. The opinion testimony of qualified experts; and

合格专家的意见证词；以及

15. The amount that a licensor (such as the patent owner) and a licensee (such as the infringer) would have agreed upon (at the time the infringement began) if both had been reasonably and voluntarily trying to reach an agreement; that is, the amount that a prudent licensee – who desired, as a business proposition, to obtain a license to manufacture and sell a particular article embodying the patented invention – would have been willing to pay as a royalty and yet be able to make a reasonable profit, and which amount would have been acceptable by a prudent patent owner who was willing to grant a license.

如果许可人（如专利权人）和被许可人（如侵权人）都在合理和自愿的情况下试图达成协议，双方（在侵权行为伊始时）本会商定的金额；即，一个谨慎的被许可人–作为一种商业主张，他希望获得生产和销售体现专利发明的特定物品的许可–愿意支付的专利使用费数额，同时又能获得合理的利润，而且这个数额是一个愿意授予许可的谨慎的专利权人所能接受的。

”从美国法院的经验总结的15个Georgia Pacific因素可以看出，与存在真实的可参照的许可协议相比，虚拟许可的情况更加复杂，需要考量的因素更多，从而导致虚拟许可的评估结果是可变的，而作为刑事审判定罪量刑基础的犯罪数额必须是精确的，否则不能被采纳，林山田在《刑法通论》中认为“犯罪事实存在与否在证据上尚有合理怀疑时，则本乎刑罚解释谦抑性的作用，应为有利于被告之推定”，因此使用虚拟评估的许可使用费作为商业秘密罪的立案证据，是存在明显风险的。

以上是笔者对于商业秘密罪立案标准之合理许可使用费的理解，供大家点评。

作者：李春晅